Liegt tatbestandlich eine Markenrechtsverletzung vor, so schließt sich nicht in jedem Fall eine der o.g. Rechtsfolgen an. In den §§ 20 – 26 MarkenG sind einige Schranken des Markenrechtsschutzes geregelt.

Verjährung, § 20 MarkenG

Gem. § 20 MarkenG finden auf die Ansprüche der §§ 14 bis 19 MarkenG (s.o.) die Verjährungsregeln der §§ 194 ff. BGB entsprechende Anwendung. Grundsätzlich verjähren Ansprüche gem. §§ 195, 199 Abs.1 BGB innerhalb von drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Berechtigte von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Gem. §§ 199 Abs.3 Nr.1, 199 Abs. 4 BGB verjähren Ansprüche ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 10 Jahren von ihrer Entstehung an. Dagegen verjähren Schadensersatzansprüche ohne Rücksicht auf die Entstehung in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an (§ 199 Abs.3 Nr.2 BGB). Daneben ist die Regelung des § 20 S.2 MarkenG i.V.m. § 852 BGB zu beachten.

Verwirkung, § 21 MarkenG

Daneben regelt § 21 MarkenG die Verwirkung von Ansprüchen. Hier hat das von der Rechtsprechung auf Grundlage des § 242 BGB entwickelte Rechtsinstitut seine spezialgesetzliche Ausgestaltung erfahren. Danach verwirkt der Rechtsinhaber seine Ansprüche, wenn er die Benutzung eines identischen Zeichens durch einen gutgläubigen Dritten in Kenntnis dieser Benutzung über einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Jahren geduldet hat. Daneben kann unter den jeweiligen Voraussetzungen auch der allgemeine Grundsatz der Verwirkung innerhalb einer kürzeren Frist in Betracht kommen (§ 21 Abs.4 MarkenG).

Namen und beschreibende Angaben, § 23 MarkenG

Gem. § 23 MarkenG kann einem Dritten nicht untersagt werden, im geschäftlichen Verkehr seinen Namen oder seine Anschrift zu benutzen (Nr.1, sog. Recht der Gleichnamigen) oder ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden(Nr.2). Darüber hinaus kann dem Dritten auch nicht untersagt werden, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist (Nr.3). Die Benutzung durch den Dritten darf aber in keinem Fall sittenwidrig sein (§ 23 a.E. MarkenG).

Erschöpfung, § 24 MarkenG

Nach dem Grundsatz der Erschöpfung, geregelt in § 24 MarkenG, kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, das Zeichen für Waren zu benutzen, die unter diesem Zeichen von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem übrigen Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Mitgliedstaaten der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen) in den Verkehr gebracht worden sind. Dadurch soll verhindert werden, dass dem Zeicheninhaber ein Vertriebsmonopol eingeräumt wird. Die Bedürfnisse des freien Wirtschaftsverkehrs genießen hierbei Vorrang. Die Beweislast für den Eintritt der Erschöpfung trägt grundsätzlich der Verletzer, wenn es sich nicht ausnahmsweise um zu beweisende Tatsachen handelt, die in der Sphäre des Markeninhabers liegen, der Verletzer davon keine Kenntnis haben kann und es dem Markeninhaber ein leichtes ist, Auskunft zu erteilen. Daneben gibt es diverse andere Beweiserleichterungsgründe, wie z.B. Unzumutbarkeitsgründe. Eine Ausnahme des Erschöpfungsgrundsatzes ist schließlich in § 24 Abs.2 MarkenG geregelt. Danach kann sich der Inhaber der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware der Benutzung aus berechtigten Gründen widersetzen. Als berechtigter Grund wird ausdrücklich die Verschlechterung oder Veränderung des Zustandes der Ware nach dem Inverkehrbringen genannt.

Benutzungszwang, §§ 25, 26 MarkenG

Schließlich ist in den §§ 25, 26 MarkenG die Einrede der Nichtbenutzung geregelt. Gem. § 25 Abs.1 MarkenG können Ansprüche aus den §§ 14, 18 und 19 MarkenG von dem Markeninhaber nicht geltend gemacht werden, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich für die Begründung seines Anspruchs beruft, nicht ernsthaft benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Die Anforderungen, die an eine rechtserhaltende Benutzung zu stellen sind, sind in § 26 MarkenG geregelt. Danach wird eine ernsthafte Benutzung als Marke im Inland vorausgesetzt. Nach Abs.2 und 3 gilt die Benutzung durch einen Lizenznehmer als Benutzung des Markeninhabers (Zurechnung), selbst wenn die Benutzung in abgewandelter Form erfolgt, solange der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird. Eventuell kann aber auch eine Befreiung von dem Benutzungszwang vorliegen, wenn hierfür berechtigte Gründe vorliegen (§ 26 Abs.1 a.E. MarkenG). Es gibt vor allem zwei anerkannte Rechtfertigungsgründe: (1) Nichtbenutzung auf Grund eines Produktzulassungsverfahrens, z.B. bei Arzneimitteln, (2) Benutzungshinderung durch ein Werbeverbot.